梁 燕，陈柳叶

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:薛 京

在某涉及“投影机照明系统”的复审请求案中，原申请文件中记载了绿色带通滤光片有两种方式实现：1）在基片的两侧分别设置高通滤光片和低通滤光片，通过高通滤光片和低通滤光片的组合而形成绿色带通滤光片；2）是在基片一侧设置绿色带通滤光片，而在基片的另一侧设置防反射涂层。在驳回决定所针对的独立权利要求中限定了绿色带通滤光片的实现方式是上述方式1），并且复审请求人在复审请求理由中自认，实现上述绿色带通滤光片的方式2）是本领域的惯用手段，而方式1）具备创造性。其后在答复复审通知书时，复审请求人将独立权利要求中对绿色带通滤光片的实现方式由方式1）修改为方式2），并在意见陈述书中又认为上述绿色带通滤光片的实现方式2）并非是本领域的惯用手段，是具备创造性的。

那么，对于请求人在复审请求理由中的这种“自认”，在合议组的审理过程中应当如何考虑？进一步来说，在复审和无效程序中，“当事人自认”具有怎样的适用范围和法律效力？这些问题都值得进行深刻探讨。

1 “当事人自认”制度的法理依据

自认是民事诉讼制度上的一项重要制度。所谓“当事人自认”，是指当事人对于不利于自己的事实的承认。我国民事诉讼法中的自认制度体现在最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》[1]中，该《规定》于2001年12月6日由最高人民法院审判委员会在第1201次会议上通过，并于2002年4月1日起实施。

《关于民事诉讼证据的若干规定》的第八条中明确规定：“诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无须举证。但涉及身份关系的案件除外”，这表明诉讼上的自认一般具有免除对方当事人举证责任的作用，自认的事实有拘束法院的效力，法院应当以自认的事实为裁判基础，不必进行审查，不得作相反的认定[2]。第八条中还规定：“对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经审判人员充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否认的，视为对该项事实的承认”，该款确立了拟制自认，也称默示自认。拟制的自认具有与诉讼上的自认相同的效力，其原因在于当事人维护自己受争议利益的本性。应当注意的是，拟制自认的成立条件是必须经过“审判人员充分说明并询问”后，当事人仍不明确表示肯定或否定事实。这就需要审判人员在庭审过程中应对一方当事人提出的主张向另一方做出说明，并指出不予肯定或否定的法律后果是法庭对此事实的直接认定，无须主张者再行举证。审判人员未履行这种阐明义务的，不构成拟制的自认[2]。此外，第八条中还规定：“当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经对方当事人的同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下做出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任”，这是关于诉讼上自认的撤回规定。诉讼上的自认，一经做出，对法院和当事人都产生相应的拘束力。自认只能在例外情况下撤回，撤回诉讼上的自认有两种情形：1）经对方当事人同意，一方当事人在法庭辩论终结前撤回自认；2）有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解的情况下做出且与事实真实情况不符的，可以撤回自认[2]。上述《规定》第八条中的其他内容与本文所要探讨的问题没有紧密关系，不在此赘述。

专利无效程序通常被视为一种准司法程序，具有一定民事属性。在专利复审委员会居中裁决时，通常也会涉及当事人自认的相关法律问题。《审查指南》对自认制度的规定主要分为两个阶段：2001版《审查指南》未对自认制度进行明确规定，专利复审委员依照具体案情可以决定是否引入民事诉讼法的相关规定；2006版《审查指南》[3]则依据民事诉讼法的相关规定首次将自认制度明确规定于其第四部分第八章第4.3节“认可和承认”部分中：“在无效宣告程序中，当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，专利复审委员会应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。在无效宣告程序中，对一方当事人陈述的案件事实，另外一方当事人明确表示承认的，专利复审委员会应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外；另一方当事人既未承认也未否认，经合议组充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否认的，视为对该项事实的承认”。可见，2006版《审查指南》依据民事诉讼法的相关规定对自认制度做了相应的规定，为合议组在案件审理过程中如何适用自认制度提供了明确的法律依据。现行的2010版《专利审查指南》对此的规定与2006版《审查指南》相同。

2 “当事人自认”适用时需考虑的问题

尽管在民事诉讼、专利审查程序中对自认做了一些相关规定，但对自认问题上的认识分歧导致合议组在复审和无效案件的审理过程中，对当事人自认的适用在尺度的把握上并不统一，因此为了规范自认制度在复审和无效程序中的适用，还需要探讨下述问题：1）关于是否应当区分事实自认与法律自认及其法律效力问题；2）关于当事人在他案中所做的自认能否引入本案作为自认问题；3）关于合议组是否需要告知当事人其自认所带来的不利后果问题。

下面结合两件具体案例对上述3个问题进行具体探讨[4]。

【案例1】

专利复审委员会在某无效决定中查明的事实为：无效程序中证人称其已经于申请日前安装了专利权人生产的套装门。专利权人在口头审理的过程当中明确表示其销售给证人的产品具备本专利权利要求所描述的全部结构。

无效决定的理由：鉴于专利权人已经认可向证人销售了具备本专利所有结构特征的产品，且套装门的销售日早于本专利申请日，因此，此销售行为构成专利法意义上的“使用公开”，不符合专利法第二十二条第二款的规定。

【案例2】

专利复审委员会在某无效决定中查明的事实为：专利权人在他案的民事侵权诉讼程序中的开庭笔录中陈述了对某设计细节为本领域惯常设计，但是在本无效口头审理过程中，专利权人认为前述开庭笔录的陈述为口误，内容不准确，推翻了其之前的陈述。

无效决定的理由：本专利与在先设计存在的差异属于本领域惯常设计，专利权人在民事诉讼程序中对此亦予以认可，故前述差别对于整体视觉效果不具有显著影响，本专利不符合专利法第二十三条的规定。

2.1 自认是否应当区分事实自认与法律自认及其法律效力问题

对于无效程序中自认是否应当区分为事实自认和法律自认，存在两种观点。一种观点认为：当事人在无效案件审理过程中的自认应当区分事实自认和法律自认，事实自认指的是当事人对案件事实的陈述；法律上的自认主要是当事人对法律问题的判断。当事人对事实的自认产生法律上的效力，当事人对法律的自认不产生法律效力。另外一种观点认为：自认仅仅指事实上的自认，法律的适用属于公权力范畴，通常由裁判者根据查明的事实适用相应的法律，当事人对法律的自认不构成自认。

笔者认为，自认仅包括事实上的自认，不包括法律上的自认。事实的自认通常指当事人或其代理人对案件事实的认可，包括当事人对涉案专利技术的陈述、对证据的意见陈述、对专利产品销售情况的陈述等；法律的自认通常指对法律的适用情况，包括新颖性、创造性判断，是否构成使用公开，两技术特征的是否等同，两图片表示的外观设计的相同或相近似，说明书公开是否充分等。

对事实的自认应当排除以下内容：

1）司法认知，包括众所周知的事实；自然规律及定理；根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推出的另一事实；各级人民法院作出的已经生效判决或者仲裁委员会作出的生效裁决所确定的事实；公证机关作出的生效公证文书所证明的事实。

2）依职权调查部分，主要指当事人自认的事实涉及可能有损国家利益、社会公共利益或他人合法权益的事实；与实体无关的程序性事项。

3）和解、调节中的自认：出于调节或者和解目的而对事实的认可，不得作为其后无效程序中对其不利的证据。

当事人或其代理人对事实的自认，专利复审委员会一般应当予以确认。当事人或其代理人对法律的自认不产生法律效力。

具体到案例1，由于专利权人的描述不仅涉及对产品结构本身的描述，还涉及对该产品结构与本专利权利要求所要求保护的结构是否相同的判断。根据前述分析，专利权人对“产品结构本身的描述”属于当事人的自认范畴，合议组可以在无效决定中直接引入当事人的意见而无须组织双方当事人质证；但是，专利权人对于“该产品结构与本专利权利要求所要求保护的结构相同”的陈述显然属于一种法律判断，是对专利法第二十二条第二款新颖性的判断，专利权人的该陈述显然已经超越了自认的范畴，并不必然产生法律效力，新颖性的判断属于裁判机关的公权力，理应由专利复审委员会作出。但是，在案例1中，无效审查决定的无效理由部分是基于专利权人的自认而直接认定本专利不具备新颖性，并据此宣告专利权无效。对此，笔者认为该认定不够严谨，合议组应当自行判断“销售产品是否具有本专利权利要求所描述的全部结构”而并非仅仅依据当事人的陈述得出结论，具体理由为：首先，如前述分析，专利权人关于“该产品的结构与本专利权利要求所要求保护的结构相同”的陈述属于法律意义上的自认，该陈述并不必然产生法律效力，是否具备新颖性需要取决于专利复审委员会的判断；其次，在先销售的产品仍然存在于证人处，合议组有机会将在先销售产品与本专利进行比较，并在此基础上自行判断两者是否相同并进行法律适用；最后，合议组自行对产品与本专利是否相同进行判断更有利于查明事实，避免由于专利权人陈述错误而导致审查决定认定事实的错误[4]。

2.2 当事人在他案中所做的自认能否引入本案作为自认问题

判断他案中自认对本案是否有效通常存在两种观点，一种观点认为：当事人在他案中所作的自认也是基于当事人真实意思表示作出的，因此，如果他案与本案是基于同一专利权提出的多个无效请求，或者他案与本案是基于同一专利权提出的无效请求和侵权诉讼，则可以把当事人在他案中的自认引入本案作为自认事实。另外一种观点认为：当事人在他案中所做的自认是否能够作为本案自认应当谨慎对待，如果他案与本案是基于同一专利权的无效宣告程序或者其后续的行政诉讼程序，则一般可以把他案的自认引入本案作为自认事实。

笔者认为，本案引入他案的自认应当谨慎。当事人或其代理人对事实自认的法律效力仅限于本案的审理过程。无效决定作出后的行政诉讼阶段仍应视为本案的审理过程。

专利无效程序中，由于面对不同的无效理由和证据，当事人在本案中基于真实意思表示所作的自认在他案中并不必然是当事人真实的意思表示，因此，基于同一专利权的其他无效宣告请求案件中当事人的自认能否引入本案作为自认事实，合议组对此应当严格把握。对于基于同一专利权的其他无效宣告请求案件中当事人的自认，如果该自认已经属于在先生效决定所查明的事实，则合议组可以引入，如果仅仅是在案由中记载，并非属于合议组查明的事实，则不宜作为事实的自认而免除对方当事人的举证责任，此时，当事人在他案中陈述的事实可以作为一般性证据，是否采纳由合议组自行把握[4]。

针对同一专利权的无效程序以及后续的专利行政诉讼程序，由于当事人面对的无效理由以及证据完全相同，尽管存在行政程序和司法程序的区别，仍然可以认为当事人对事实的自认是基于其真实意思表示，因此，当事人基于同一专利权的无效程序以及后续专利行政诉讼程序中的自认可以相互引入，作为当事人自认的事实依据。

具体到案例2，合议组对于某设计细节为惯常设计的认定是基于专利权人在涉及另一专利的民事诉讼程序中的陈述而作出，尽管专利权人在本案的无效程序中完全否认了前述陈述，但是专利复审委员会在无效程序中未接纳专利权人的意见。此案诉诸北京市高级人民法院，二审法院以专利权人在无效程序中并未自认该设计细节为惯常设计，且专利复审委员会未举证该设计细节为惯常设计为由，撤销了专利复审委员会作出的无效决定。笔者更认同法院的做法。基于前述分析，自认应当谨慎，本案中专利权人在其他专利的民事诉讼程序中对某设计细节进行了陈述，其预料到的法律后果仅仅涉及该专利的后续法律程序，而不会延续到专利权人申请的所有专利的后续法律程序。并且，在无效审理程序中，专利权人已经明确否认其陈述，此时，不宜将专利权人在他案中的陈述作为自认引入到本案中。

2.3 合议组是否需要告知当事人其自认所带来的不利后果的问题

一般而言，合议组应当谨慎适用自认制度。对于当事人以书面形式提交的或者在口头审理过程中陈述并记录在口头审理记录表中的对事实的自认可以适用。当事人在口头审理中的自认，合议组应当当庭让当事人确认所述事实是否属实，而无须告知当事人所述自认会有何种法律后果。

3 结论

由上述对“当事人自认”制度适用范围和法律效力的探讨可见，当事人在复审和无效程序中的不适当自认，可能会导致个人的利益损失。因此，笔者在此建议申请人和专利权人，在复审和无效程序中应当尽量避免对自己不利事实的自认，尤其是在书面意见陈述或者口头审理中以书面的形式明确确认的自认，某些事实的自认在本案中（如无效案）看似是对自己有利的事实，在系列的他案（如侵权案）中则可能成为对自己不利的事实，因此必须全面地权衡利弊，必要时多咨询专业的法律和专利工作者，以便更好地保护自己的利益。

[1]最高人民法院民事审判第一庭.民事诉讼证据司法解释及相关法律规范[M].北京：人民法院出版社，2002.

[2]耿博.自认在无效宣告程序中的应用[J].审查业务通讯，2002，8（9）：2-3.

[3]国家知识产权局.审查指南：2006版[M].北京：知识产权出版社，2006.

[4]张华.浅析专利无效程序中当事人的自认[J].审查业务通讯，2010，16（7）：45-49.