浅析“禁止重复授权”原则——如何判断是否构成“同样的发明创造”<br/>

浅析“禁止重复授权”原则——如何判断是否构成“同样的发明创造”

2012-04-01鲍欣欣

电视技术 2012年2期

关键词：二者容器天线

夏刊，张巍，鲍欣欣

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:薛京

1 “同样的发明创造”的定义及判断方法

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求[1]。

专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较[1]。

可见，“同样的发明创造”的比较对象是权利要求的保护范围，而权利要求的保护范围又体现在其所具有的技术特征所限定出的技术方案的保护范围上，因此，判断是否属于“同样的发明创造”实质上是判断两项权利要求是否保护了实质相同的技术方案，即以技术方案为单位进行判断。此处，对权利要求是否保护了多个并列技术方案的判断应当以是否具有明确的指示为依据，即仅当采用“或”或其他等同方式的撰写才能将权利要求拆分成多个并列技术方案，上位概念作为一个整体并不认为是多个下位概念的并列，连续数值范围作为一个整体也不认为是多个分段数值范围的并列。

2 几种常见情形下是否属于“同样的发明创造”的分析

由于我国对实用新型专利申请采取初步审查制，通常在申请日后的半年到1年的时间即可授权，而发明专利申请在初步审查之后还需要进行实质审查，即使通过提前公开、加快审查等方式，通常也需要1年以上的时间才能授权，如果案情复杂则需要更长的时间。虽然发明专利在授权前提供了临时保护，但保护力度与真正的专利权仍然有一定的差距，因此，很多申请人既希望通过申请实用新型专利尽快获得专利权，又希望通过申请发明专利获得更为稳定的专利权。然而，申请人的上述做法将可能违反“禁止重复授权”原则，不符合专利法第九条[2]的规定。判断是否造成“重复授权”，即判断是否属于“同样的发明创造”，关键是判断两项权利要求是否具有相同的保护范围。下面将针对几种常见情形下是否属于“同样的发明创造”进行分析。

2.1 保护主题不同

“主题名称”作为权利要求所保护的技术方案的集中体现，对权利要求的保护范围起到了非常重要的限定作用。实质不同的“主题名称”将导致不同的保护范围。例如，“一种基站，其包括天线，……”以及“一种天线，……”，其他特征均是对天线结构的具体限定，即使两者的天线结构完全相同。由于在前者的保护范围中不但有天线，更要有包括这种天线的基站，而后者的保护范围中仅有天线，没有基站，使得二者保护范围不相同，不属于“同样的发明创造”。再例如，“一种网络打印方法，其包括步骤A；步骤B；步骤C”和“一种网络打印设备，其包括用于实现A的装置；用于实现B的装置；用于实现C的装置”。即使两项权利要求中的技术特征ABC完全对应，但是由于前者保护的是方法，而后者保护的是产品，二者的保护范围不相同，因此不属于“同样的发明创造”。

2.2 并列技术方案

判断是否属于“同样的发明创造”的单位是技术方案，当一项权利要求中包括多个并列技术方案时，应当以各个技术方案为基准分别进行判断。例如，一项权利要求中限定某部件的材料为铁，另一项权利要求中限定该部件的材料为铁或铜，而其他技术特征相同，则两项权利要求中均包括了该部件的材料为铁的技术方案，这一相同的技术方案导致二者属于“同样的发明创造”。

2.3 上下位概念

如果两件专利的差别仅仅是分别采用了下位（具体）概念和上位（一般）概念，则需要与权利要求中的其他技术特征综合在一起进行判断。例如，通信领域中“蜂窝电话”和“移动电话”，单从这两个技术术语本身来看，“蜂窝电话”含有需要蜂窝小区支持的含义，即采用的是蜂窝通信方式，而“移动电话”并不限定是否用于蜂窝小区中，任何可以移动的电话均可称为“移动电话”，其实现方式可以是WiFi、蓝牙等其他移动通信方式，也可以是蜂窝通信方式，即“移动电话”是“蜂窝电话”的上位概念。当两项权利要求中分别使用了上述两个技术术语时，如果其他技术特征均相同，且通过其他技术特征的限定，本领域技术人员能够确定其技术方案必然采用蜂窝通信方式，而不可能是其他移动通信方式，则这两项权利要求属于“同样的发明创造”，而如果根据其他技术特征并不能确定其技术方案必然采用蜂窝通信方式，则这两项权利要求不属于“同样的发明创造”。另外，在现行审查标注中，上位概念被当做一个整体进行对待，而不能将上位概念拆成多个并列方案进行判断。例如，一项权利要求将某特征限定为“氯”，而另一项权利要求将该特征限定为“卤素”，虽然“卤素”为包括氟、氯、溴、碘、砹的有限集合，但由于“卤素”是这5个元素的统称，相比单个元素具有更多的不确定性，在审查过程中通常被当作一个整体对待，而认为二者保护范围不同，不属于“同样的发明创造”。

2.4 用途或效果特征限定

通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上，并不是所有特征都必然对权利要求的保护范围有限定作用。例如，“一种用于喝水的玻璃杯”和“一种用于喝牛奶的玻璃杯”，其他特征均相同。由于“喝水”和“喝牛奶”这两个用途的不同并没有使玻璃杯的结构或材质发生变化，这两个权利要求的技术方案也并不包括玻璃杯里盛放的东西，二者实际上保护了相同的技术方案，属于“同样的发明创造”。再例如，“一种用于制作冰块的模具”和“一种用于制作铁块的模具”，其他特征均相同。由于制作冰块的温度与制作铁块的温度相差非常大，“制作冰块”和“制作铁块”这两个用途的不同隐含了模具的结构或材质必然不同，二者实际上保护了不同的技术方案，不属于“同样的发明创造”。效果特征的判断方式与用途特征的判断方式相类似，需要判断效果特征是否为技术方案所产生的必然结果，效果特征的限定是否导致其他特征实质上发生了变化，从而得出两项权利要求是否具有相同的保护范围，是否属于“同样的发明创造”的结论。

2.5 相近特征

虽然在“抵触申请”的判断中有“惯用手段的直接置换”，在侵权判定中有“等同特征”，但在现行的审查标准中，“同样的发明创造”仍然以是否具有相同的保护范围为准，“惯用手段的直接置换”或“等同特征”会导致不同的保护范围，而不属于“同样的发明创造”。例如，一项权利要求采用螺钉固定，另一项权利要求采用螺栓固定。从现有技术来看二者已经非常接近，但是，即使本领域技术人员能够非常容易地从前者想到后者，也能够非常容易地从后者想到前者，二者仍然限定出了不同的保护范围，不属于“同样的发明创造”。

2.6 特征增加

两项权利要求相比，其中一项权利要求增加了特征，也不会必然导致二者属于“同样的发明创造”，此时仍需结合其他特征判断该增加的特征是否导致技术方案发生变化，该增加的特征是否隐含在其他特征之中。例如，两项权利要求均是保护“一种能自动重新密封的容器盖”，区别仅在于一项权利要求限定了该容器盖“可被一具有给定宽度的钝头前端的管状工具刺穿”，而另一项权利要求没有记载该特征。如果两项权利要求均具有如下相同的特征“所说隔膜被这样配置并赋予这样的形状和尺寸，使当所说最小厚度区在被一个前端宽度基本上大于所说最小厚度的钝头工具刺穿后，能够恢复到一个基本密封的状态”，该特征已经限定了容器盖的材料可被刺穿，且刺穿容器盖的工具为具有某种特定前端宽度的钝头工具，而“给定宽度的钝头前端”并没有对钝头前端给出明确的尺寸范围，所以该内容对容器盖的结构没有影响，由于对容器盖的刺穿是通过工具的钝头部位完成的，无论该工具的形状是否为管状，对容器盖本身的结构也没有影响，因此，上述两项权利要求的保护范围实质相同，属于“同样的发明创造”。

2.7 数值范围不同

权利要求涉及连续数值范围的，需要将连续数值范围作为一个整体予以考虑。例如，涉及某种产品的生产方法的两项权利要求，如果区别仅在于一项权利要求限定烧成时间为1～10 h，而另一项权利要求限定烧成时间为4～12 h，虽然二者共同包括了烧成时间在4～10 h的实施方式，然而，两项权利要求从整体上看并不完全相同，其保护范围也不完全相同，在现行审查标准中，不属于“同样的发明创造”。

虽然上面列举的某几种情形均可能规避了“重复授权”，但实际上，这些可能规避“重复授权”的情形使得相同的实施方式被两件专利所保护，这显然违背了“禁止重复授权”的初衷，尤其是当两件专利的专利权人不同时，将会导致互相侵权，为后续的侵权纠纷埋下隐患。