孟 佳，李秀改，黄海云，李 闻，苏 敏

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:魏雨博

“禁止重复授权”原则是专利制度的一项基本原则。它可以防止权利人之间的权利冲突，防止专利保护期限的不正当延长，并能起到激励发明创造的作用[1-2]。

在我国，对“禁止重复授权”原则的理解存在不同观点，实践中，对于如何正确运用该原则等问题也存在较大的争议。2008年的专利法第3次修改，将原专利法实施细则第十三条第一款规定的“禁止重复授权”原则上升到法律位阶更高的新专利法第九条第一款，在新专利法第九条第二款中保留了原专利法第九条规定的“先申请”原则。同时在新专利法第九条第一款中还规定了例外情形。另外，将抵触申请的主体范围扩大，由原先的“他人”扩大到“任何单位或者个人”。因此，专利法的第3次修改大大加强了禁止重复授权的力度，也使得大部分的案子有了明确的法律依据和可操作标准[1-3]。

自2009年10月1日起施行的新专利法的第九条规定如下：第一款为“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。第二款为“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。

那么新专利法为什么会对“同一申请人同日申请的涉及同样发明创造的发明和实用新型”做出特别说明？这样的规定会对专利审查员和申请人在实际操作中具有什么样的约束力？这样的规定与旧专利法的相关规定存在何种区别？申请人在申请专利、答复审查意见通知书、修改权利要求时需要注意哪些情形？下面就将对这一系列问题一一作答。

1 对相关法规的解读

新专利法第九条第一款除规定了普适的“禁止重复授权”原则即“同样的发明创造只能授予一项专利权”之外，还规定了一种禁止重复授权原则的例外情况，即“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，也就是说，只有符合例外情况的条件，才可通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利权。该条款中的例外规定实际上就是为了避免专利保护期限的延长。在原审查指南[4]中对同一申请人就同样的发明创造先后提出2件专利申请（均符合其他授权条件），申请人可以就两件申请进行选择或者修改，即可通过放弃其中一个的专利权来获得另一个的专利权。但原审查指南的这种做法实际上会带来保护期限的延长，如先授予的实用新型专利权已经为申请人提供了一段时间的保护，后授予的发明专利还能为其提供自专利申请日起20年的保护，那么该申请人总共获得专利保护的期限就会超过仅仅提出发明专利申请的申请人所能获得的专利保护期限，这对其他发明专利权人来说有失公平。鉴于此，新专利法特别对同一申请人提出实用新型和发明申请的时间进行规定，即是同日提出，这样就保证，无论如何专利申请人所获得的专利保护期限都不超过20年，体现了专利法的公平原则。

新专利法第九条第一款的中同样的发明创造不能被授予两项专利权实际上应当解释为“对同样的发明创造不能有两次授权行为”，而对于同一申请人同日申请的涉及同样发明创造的发明和实用新型，其处理方式只是一个特例。

专利法第九条第一款有两句话，这两句话有2种含义，其中任何一句均无法概括专利法第九条第一款的完整规定，即当这两句话单独使用时，不适宜将其理解为等同于第九条第一款的完整规定。

2010年2月1日起施行的新专利法实施细则第四十一条第二款规定“同一申请人在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利，未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。因此，该实施细则条款规定专利法第九条第一款中的例外情况需要在申请日分别做出声明，明确规定了“未作说明的”依照的是专利法第九条第一款第一句关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理，而不是依照专利法第九条第一款（第一句和第二句）完整的规定处理，从而排除了可以依照专利法第九条第一款第二句规定处理的可能。此处的“未作说明的”实际上排除的是“分别作出说明”的情形，而包括“未在申请时进行说明”、“只在其中一个申请中进行说明”或“申请人未在申请时说明，在申请日后补交”的情形。就是说，除“分别”说明的情形外的其他情形均不能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利。

2 具体案例分析

以下案例的判断前提为：同一申请人提出的发明专利申请A与实用新型专利申请B涉及同样的发明创造，二者的权利要求的保护范围相同，且不存在其他实质性缺陷，具备授权的相关条件。

2.1 同一申请人同一申请日提出申请

【案例1】申请日为2010年3月26日，申请人在申请日对发明申请A没有声明在同日还申请了同样的实用新型B，实用新型B已授权且未失效，授权前该如何处理？

从申请日可知本案已可以适用新专利法和新实施细则。它属于细则第四十一条第二款规定的未作说明的情形，即对于发明和实用新型没有分别说明已申请另一专利。因此，在授权时申请人不能够通过放弃实用新型获得发明专利权。即使申请人提交了放弃实用新型的声明，也不能够被接受。

申请人可通过修改本申请A的权利要求，使其与已授权的实用新型专利的权利要求不属于同样的发明创造，从而来获得该发明专利。

【案例2】申请日为2010年10月2日，申请人在申请日对发明申请A声明在同日还申请了同样的实用新型B，授权前该如何处理？

从申请日可知本案已可以适用新专利法和新实施细则。审查员会核实实用新型B的相关信息。如果实用新型B现在处于已授权且尚未终止的状态，而实用新型B中没有声明还申请了发明专利A，那么此时不能允许申请人通过放弃实用新型来获得该发明专利；为了获得发明专利，申请人通过修改权利要求的保护范围来克服缺陷。如果在实用新型中已经声明了还申请了发明专利A，那么此时允许申请人放弃实用新型来获得发明专利。

2.2 同一申请人不同申请日提出申请

【案例3】申请人于2009年10月22日申请了发明专利申请A,审查员在检索时发现该申请人在2009年10月29日还申请了实用新型申请B，申请人相同，授权公告日2010年7月7日，二者权利要求完全相同，此时如何处理？

根据申请日判断，本案适用于新专利法。由于我国实用新型审查制度固有特点以及发明公布的时间问题，实用新型申请B先获得了授权。因此，在发明专利申请A的审查过程中就发现涉及新专利法第九条第一款的问题。对于同一申请人的两项同样的发明创造，已授予实用新型专利权，因此，不能够授予发明专利申请专利权，否则，将造成重复授权。这样的操作办法严格符合专利法对于重复授权的解释，即对于同样的发明创造不能有两次授权行为。申请人可能获得发明专利申请A授权的途径之一是修改该发明专利申请A使之与已经授权的实用新型B不属于同样的发明创造。

本案属于同一申请人就同样的发明创造分别于不同申请日申请实用新型和发明的情形，它不属于新专利法第九条第一款中的例外情况。申请人不能够通过放弃实用新型来获得发明专利权。即使申请人提出放弃实用新型的声明也不能被接受。

本案属申请的发明在先，申请的实用新型在后，就同样的发明创造分别申请专利的是同一申请人的情况，因此，不适用于“先申请原则”，即不适用于新专利法第九条第二款中“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”本案的发明专利申请不能够利用先申请原则得到授权。

此外，对本案延伸操作如下：

发明专利申请A是在实用新型B申请日之前的在先申请，如果发明专利申请A的公开日在实用新型申请日之后，那么发明专利申请A将构成实用新型B的抵触申请，该实用新型将因不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性而被无效。

但是审查员还有授予发明专利权的可能性或者申请人还有机会挽救实用新型专利权。

1）授予发明专利权的可能情况：若本案实用新型因不具备新颖性而被无效，则该专利权自始不存在。如果其发生在发明专利申请结案前，则因实用新型已自始不存在，授予发明专利申请专利权能够满足专利法第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。

2）挽救实用新型专利权的可能情况：如果申请人在发明专利申请未公开之前撤回该发明专利申请，则该申请未在实用新型申请日之后公开，将不构成实用新型的抵触申请，该实用新型专利权符合专利法第二十二条第二款的规定、可以继续维持。

2.3 其他情况说明

在重复授权案例中除涉及同一申请人同日/不同日提出两项申请的情况之外，还包括对于不同申请人同日/不同日提出两项申请的情况[5]。新专利法实施细则第四十一条第一款已对不同申请人同日提出两项申请的操作给出了指导，即自行协商确定申请人。而对于不同申请人不同日提出的两项申请的情况，则需要符合“先申请”原则，另外可能在判断过程中会交织着新颖性的判断、抵触申请的判断。不过涉及这两种类型的案例判断比较容易，在此就不再赘述。

3 结语

为了保护申请人的利益，规范申请人的操作流程，当某一申请人需要提交发明专利和实用新型专利时，应在所提交的发明专利申请请求书中说明已申请实用新型专利，同时也要在实用新型申请请求书中说明已申请发明专利，并且最好能够同日提出发明专利申请和实用新型申请（毕竟同日提交两份相同发明创造的申请不存在任何困难）。申请人后续补交的已申请另一项专利的声明或只在一份中给出说明、另一份未作说明的，在后续操作中会使得申请人获得发明专利权的途径受到局限，申请人不能通过放弃实用新型专利来获得发明专利的权利，有可能的方式是通过修改权利要求的保护范围来避免重复授权的问题，这样申请人往往在发明专利上得不到其预期的权利要求保护范围。

对于两份申请虽然保护范围不同，不会存在重复授权的问题，但如果两份申请存在技术内容的交织或重叠，当所提出申请的时间存在先后，那么二者之间有可能存在抵触申请的情形。

申请人看到审查员对于不同的案件就相同的缺陷所发出的《审查意见通知书》使用的专利法或细则的条款不同时，不要疑惑。针对同一缺陷使用不同的条款可能与该申请所提出的申请日有关，审查员会根据专利法/实施细则修改前后的规定对案件给出相应的条款和修改建议，申请人按照审查员的意见进行修改即可。

对于可能造成重复授权的专利申请，如果申请人选择放弃实用新型专利权来避免重复授权，审查员会进行相关的操作并通知初审部门启动放弃实用新型专利权的程序。如果申请人提出放弃实用新型的声明，但是审查员经过补充检索又发现申请还存在其他影响授权的实质性问题，申请人不必担心所提出的放弃声明会生效；因为即使申请人提出了放弃声明，只要审查员没有按照相应的处理流程做出回应，那么此时的实用新型专利权还是存在的。

禁止重复授权是专利制度的基本和重要原则。申请人就同一发明创造即提出发明专利申请，又提出实用新型专利申请可以说是由来已久，产生这一现象的根本原因在于我国专利法现存的双轨制，两种专利的创造性授权条件的差异导致申请人在申请时难以取舍。新专利法和新专利法实施细则对于同一申请人同时申请发明和实用新型给出特别说明，以改进过去的操作办法中申请人总共获得专利保护期限延长的问题，体现了专利法的公平性原则。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]中华人民共和国国家知识产权局.实施修改后的专利法及其实施细则专利审查培训教材[M]北京：知识产权出版社，2010.

[4]中华人民共和国国家知识产权局.审查指南2006[M]北京：知识产权出版社，2006.

[5]杨秀娟.解析禁止重复授权与同样的发明创造[J].知识经济，2011(10):12.