潘诗孟/文

下面主要是针对申请人在专利申请过程中经常会提出几个问题进行的一些简要讨论，如果其中有任何与专利法及其实施细则和《审查指南》中的规定相悖的地方，请以专利法及其实施细则和《审查指南》中的相关规定为准。

是否可以申请专利？

当申请人询问一项技术是否可以申请专利时，通常包括两种情况：

1.该技术是否可以得到专利的保护？

《专利法》第二十五条对不应予以授权的主题有如下规定：

“对于下列各项，不授予专利权：

（1）科学发现；（2）智力活动的规则和方法；（3）疾病的诊断和治疗方法；（4）动物和植物品种；（5）用原子核变换方法获得的物质；（6）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款（4）项所列的产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。”

而其中，最易引起申请人疑问的是与第（2）项内容相关的申请，因为随着计算机软件、电子商务、各种管理方法的发展，企业或个人经常希望能够通过申请专利的方式来对自己所作的工作进行保护，但是由于这些领域的特殊性，如果缺乏一定的必要条件，往往会陷入“智力活动的规则和方法”的范畴。

对于计算机软件，《审查指南》规定“计算机程序本身”仅仅涉及“智力活动的规则和方法”本身，因此不应当被授予专利权。但是，《审查指南》还规定“凡是为了解决技术问题，利用技术手段，并可以获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利属于可给予专利保护的客体”，如“用于工业过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请；涉及计算机内部运行性能改善的发明专利申请；用于测量或测试过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请；及用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请”等。

对于电子商务方面，如金融交易、在线支付、在线商品交易等，但当其利用了计算机技术，并具有实用价值时，其可专利性的概率将大大提高，据张平教授在《论商业方法软件专利保护的创造性标准》中所述的“现实中大部分商业方法软件使用的计算机技术并没有什么特别之处，它们之所以能够成为专利，首先是搭了软件专利的便车，然后由于其具有实用价值而获得可专利性”。

对于管理方法，由于其主要“源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作用于自然产生结果，它仅是指导人们对信息进行思维、识别、判断和记忆的规则和方法，而没有采用技术手段或者利用自然规则”，因此属于“智力活动的规则和方法”，一般不具有专利性。

2.该技术是否值得申请专利？

对此，申请人主要应该从该技术的技术含量、是否具有市场前景、能否带来经济效益等各方面来综合考虑。

应该申请发明专利还是实用新型专利？

发明和实用新型主要存在着以下区别：

首先，其定义不同：根据《专利法》第二条第二、第三款的规定：

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

其次，其保护的客体不同。发明专利既可保护产品，也可保护方法；而实用新型专利只能用来保护产品，即“经过工业方法制造的、占有一定空间的实体”；而一切“有关方法（包括产品的用途）以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体”。

第三，审查程序不同，实用新型专利“经初步审查没有发现驳回理由的”即可作出“授予实用新型专利的决定”，而发明专利除需经过形式审查外，还需经过实质审查，以在经过一定量检索的基础上判断该发明是否具有新颖性、创造性、实用性、单一性等实质性缺陷。由于发明专利经过的审查程序较实用新型专利而言更为严格，因此其授权后的稳定性更高，即授权后被宣告无效的概率相对较小。

第四，由于实用新型专利的审查程序较发明专利简单，而且其所要求保护的内容也往往较发明专利要求保护的内容更为易于理解，因此须用于实用新型专利申请的费用远小于须用于发明专利申请的费用。

因此，申请人可根据其所要申请专利的实际情况，并结合自身的专利战略、经济因素等各方面的情况来作出相应的选择。

3.应该申请实用新型专利还是外观设计专利？

《专利法》第二条第三、第四款对实用新型和外观设计分别作了如下定义：

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

如前所述，由于实用新型只能用于保护“经过工业方法制造的、占有一定空间的实体”，因此如果申请人所要保护的客体仅仅涉及图案或者为图案与色彩的结合，并且富有美感并为适于工业应用的新设计时，那么毋庸置疑，这时应该申请外观设计专利；

而如果申请人所保护的客体仅涉及产品的构造，并且满足实用新型专利的其他条件时，那么他应该申请实用新型专利；

但是，如果申请人所要保护的客体仅涉及产品的形状时，那么其究竟应该申请实用新型专利呢还是外观设计专利？这时，申请人应该考虑该产品形状上的改变是否具有实质性特点和进步，并且能够带来有益的效果，如果答案是肯定的，那么申请人应该首先考虑申请实用新型专利；如果答案是否定的，但是该产品形状上的改变可以使该产品更富有美感，那么申请人可以对此申请外观设计专利；或者，如果该产品形状上的改变既具有实质性特点和进步，又能够使该产品更富有美感，则申请人可考虑同时申请实用新型和外观设计专利。

4、应该如何对专利申请进行划界呢？

当发明内容涉及一项复杂的系统时，正确地对该系统进行划界，然后再申请专利是非常重要的，对此笔者认为可以考虑按如下方法来进行：

（1）将该系统中，申请人认为值得保护的所有特征都列出来，并区分哪些是重要特征，哪些是次要特征；

（2）然后考虑这些重要特征之间是否属于一个总的发明构思。将这些属于一个总的发明构思的重要特征在一件专利申请中得到保护，而将其他几个重要特征单独申请专利；当难以很明确地确定两个或两个以上的重要特征是否属于一个总的发明构思时，可以考虑先将这些重要特征申请一件专利，然后再根据审查结果来决定是否要进行分案。

（3）有时候，为了技术的完整性，申请人也可以将该整个系统再单独申请一个总的专利，但是注意不要公开其他要申请的专利的内容。

关于上述（2），主要是因为专利申请应符合单一性的规定，即“一件发明或者实用新型应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。关于总的发明构思，《专利法实施细则》第三十五条规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。其中，特定技术特征是指在发明或者实用新型对现有技术作出贡献中起实质性作用的那些技术特征。同时《审查指南》中还提到，特定技术特征“也就是相对于现有技术具有新颖性和创造性的那些特征”。